Kuva: Samuele Macauda/ Unsplash
Mitä tahansa merkkiä ei ole mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinä. Tavaramerkkilainsäädäntö nimittäin asettaa tavaramerkin rekisteröimiselle tiettyjä edellytyksiä. Nämä edellytykset on hyvä huomioida jo varhaisessa vaiheessa, kun tavaramerkkejä ollaan valitsemassa yrityksen käyttöön. Rekisteröintikelvottomien tavaramerkkien käyttöön ottaminen ei nimittäin ole yritykselle eduksi. Mikäli yritys käyttää sellaista tavaramerkkiä, jonka suojaaminen tavaramerkkirekisteröinnillä ei ole mahdollista, syntyy riski siitä, että kolmannet osapuolet voivat käyttää identtistä tavaramerkkiä. Pahimmassa tapauksessa yritys saattaa myös loukata muiden aineettomia oikeuksia. Alla olemme käyneet tarkemmin läpi tärkeimpiä tavaramerkin rekisteröimiselle asetettuja edellytyksiä.
Tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen
Tavaramerkin ydinfunktiona on erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut toisten yritysten tuotteista ja palveluista. Siksi tavaramerkin rekisteröimisen edellytyksenä on, että tavaramerkki on erottamiskykyinen. Erottamiskykyisenä ei pidetä sellaista merkkiä, joka kuvailee tavaroiden tai palveluiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai tavaroiden maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta.
Esimerkiksi merkki Porkkana ei ole erottamiskykyinen vihannesten ja juuresten osalta, sillä se kuvailee niiden lajia. Sen sijaan merkki Porkkana voisi tulla rekisteröitäväksi tavaramerkkinä esimerkiksi tietokoneille ja muille elektroniikkalaitteille, sillä näiden laitteiden osalta merkin voidaan katsoa olevan erottamiskykyinen.
Erottamiskykyisiä tavaramerkkejä ovat erityisesti keksityt nimitykset, eli niin sanotut fantasianimitykset sekä sellaiset yleiskielen nimitykset, joita käytetään niiden merkityssisällöstä poikkeavassa yhteydessä.
Erottamiskykyä arvioidaan tuotteen tai palvelun kohdeyleisön näkökulmasta. Kotimaisessa oikeuskäytännössä on katsottu, ettei tavaramerkki SKYR ollut erottamiskykyinen maitovalmisteiden osalta, sillä sana ”skyr” viittaa Islannin ruokakulttuurissa erityiseen hapanmaitovalmisteeseen (ratkaisu MAO 413:17). Ratkaisussaan markkinaoikeus katsoi, että kohdeyleisöön kuuluvien suomalaisten tavallisten kuluttajien oli tullut ymmärtää ainakin yhdeksi ”skyr” sanan mahdolliseksi merkitykseksi viittauksen islantilaiseen hapanmaitovalmisteeseen, joten merkin katsottiin ilmaisevan maitotuotteiden osalta tavaroiden lajia ja laatua.
Tavaramerkin ei tule olla kuvaileva
Tavaramerkiksi ei myöskään kannata valita sellaista merkkiä, joka kuvailee tavaroita tai palveluita. Kuvailevaa eli deskriptiivistä merkkiä ei nimittäin voida rekisteröidä tavaramerkkinä, sillä se ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Kuvailevalla merkillä tarkoitetaan esimerkiksi sellaista merkkiä, joka kuvaa tavaroiden tai palveluiden käyttötarkoitusta tai ominaisuutta, kuten “vedenpitävä”, tai niiden laatua, kuten “erinomainen” tai hintaa kuten “edullinen”. Koska kuvailevan tavaramerkin käyttöön ei voida hankkia yksinoikeutta, ei tällaisen merkin käyttäjällä ole myöskään oikeutta kieltää kolmansia osapuolia hyödyntämästä identtistä merkkiä.
Tavaramerkki ei saa olla sekoitettavissa aikaisempiin tavaramerkkeihin tai toiminimiin
Puuttuvan erottamiskyvyn ohella tavaramerkin rekisteröiminen voi kaatua myös siihen, että tavaramerkki on sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkiin. Tavaramerkin rekisteröiminen nimittäin edellyttää, ettei merkki aiheuta sekaannusvaaraa. Sekaannusvaara voi syntyä, jos rekisteröitäväksi haettava tavaramerkki on:
1. sama tai samankaltainen kuin aikaisempi merkki ja
2. sitä haetaan rekisteröitäväksi samoille tai samankaltaisille tavaroille ja palveluille kuin aikaisempaa merkkiä.
Rekisteröitäväksi haettava tavaramerkki ei saa myöskään olla sekoitettavissa aikaisempiin toiminimiin tai muihin yrityksen nimiin.
Sekoitettavuuden välttämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, ettei yritys jäljittele kilpailijan käytössä olevia tavaramerkkejä. Jäljittely muodostaa paitsi rekisteröinnin esteen, minkä lisäksi se voi potentiaalisesti loukata toisen immateriaalioikeuksia. Yrityksen kannattaa siis panostaa omien kilpailijoista erottuvien merkkien kehittämiseen.
Muita rekisteröinnille asetettuja vaatimuksia
Tavaramerkin rekisteröinnille on asetettu myös muita edellytyksiä. Suomalaisessa rekisteröintikäytännössä on esimerkiksi vakiintunut lähtökohta siitä, ettei toiselle kuuluvaa sukunimeä voida rekisteröidä tavaramerkiksi, ellei sukunimi ole samalla yleiskielen sana (kuten Aalto, Karhu tai Lahti) tai kuulu tavaramerkin haltijan omaan nimeen. EU:n tavaramerkkiviraston rekisteröintikäytännössä ei sen sijaan ole suhtauduttu niin tiukasti sukunimien rekisteröimiseen tavaramerkkeinä. Sukunimien käyttämiseen tavaramerkkeinä liittyy kuitenkin haasteita sen osalta, että laajennuttaessa uusille markkina-alueille, sukunimi saattaa olla jo rekisteröity jonkun muun tavaramerkkinä kyseisellä alueella.
Tavaramerkkinä ei myöskään voida rekisteröidä sellaista teosta, johon jollakin muulla on tekijänoikeus, ellei tekijänoikeuden haltija anna tähän lupaa. Tekijänoikeudella suojattuna teoksena voisi tulla esimerkiksi kyseeseen omaperäinen logo, kuvio tai nimitys.
Tavaramerkkinä ei myöskään voida rekisteröidä sellaista merkkiä, joka on jo suojattu Euroopan unionissa alkuperänimityksenä, maantieteellisenä merkintänä, viinejä koskevana perinteisenä merkintänä tai aitona perinteisenä tuotteena. Esimerkkejä tällaisista nimityksistä ja merkinnöistä ovat feta, prosecco-kuohuviini, karjalanpiirakka ja Muranon lasi.
Lisäksi rekisteröinnin edellytysten osalta on hyvä huomioida se, että tavaramerkki ei saa myöskään olla lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen.
Ennakkotutkimus auttaa selvittämään, onko tavaramerkki rekisteröitävissä
Ennen tavaramerkin rekisteröimistä voi olla kannattavaa teettää tavaramerkin ennakkotutkimus kokeneella asiantuntijalla. Ennakkotutkimuksessa voidaan selvittää, onko rekisteröitäväksi aiottu tavaramerkki vapaana vai onko se jo rekisteröity jollekin toiselle yritykselle. Ennakkotutkimuksessa voidaan lisäksi arvioida, täyttääkö tavaramerkki rekisteröinnille asetetut edellytykset.
Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiin kannattaa kiinnittää huomiota jo siinä vaiheessa, kun uusien tavaramerkkien käyttöönottoa ollaan suunnittelemassa yrityksessä. Yrityksen käyttöön kannattaa valita sellaisia tavaramerkkejä, joiden suojaaminen rekisteröimällä on mahdollista. Riittävän varhaisessa vaiheessa kannattaa myös varmistaa, ettei tavaramerkki ole jo jonkun toisen yrityksen käytössä. Mikäli rekisteröinnin edellytyksiin kiinnitetään huomiota vasta siinä vaiheessa, kun tavaramerkit on jo otettu käyttöön yrityksessä, on riskinä, että suunnittelutyö joudutaan aloittamaan alusta ja samalla menetetään markkinointiin käytetty ajallinen ja taloudellinen panos sekä merkin käytön kautta saavutettu goodwill. Tavaramerkkiportfoliota rakennettaessa kannattaa myös ottaa huomioon tulevaisuudessa tapahtuva markkinalaajentuminen ja selvittää, onko tavaramerkkejä mahdollista suojata uusilla markkina-alueilla.
Pamela Lönnqvist ja Sonja Laamanen
Artikkeli on osa HH Partnersin tavaramerkkejä koskevaa artikkelisarjaa.
HH Partners avustaa erilaisissa tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa, olipa kyse tavaramerkin rekisteröimisestä tai rekisteröintiä edeltävästä ennakkotutkimuksesta, brändistrategian luomisesta, tavaramerkkien kaupallisesta hyödyntämisestä, kuten niiden lisensoimisesta, tavaramerkin valvonnasta ja väiteprosesseista, loukkauksiin puuttumisesta tai tavaramerkkiriitojen ratkaisemisesta tuomioistuimessa. Räätälöimme tavaramerkkipalvelumme siten, että ne palvelevat yrityksenne tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla yrityksenne koko, toimiala ja liiketoimintastrategia huomioiden. Meillä on laajaa kokemusta erilaisista tavaramerkkiasioista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Kirjoittajat:
Pamela Lönnqvist työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä Senior Legal Advisor, Intellectual Property -roolissa painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Pamela toimii Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitajana.
Sonja Laamanen työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä lakimiehenä avustaen asiakkaita erilaisissa tavaramerkkiasioissa. Sonja neuvoo asiakkaita myös laajasti muissa immateriaalioikeusasioissa, kuten tekijänoikeus-, patentti- ja mallioikeusasioissa sekä tietosuoja-asioissa.
