Kuva: Markus Winkler / Unsplash
Jotta tavaramerkin haltija säilyttää yksinoikeuden rekisteröimäänsä tavaramerkkiin, tulee tavaramerkin haltijan aktiivisesti valvoa tavaramerkkiä ja puuttua tavaramerkin luvattomaan käyttöön. Pelkkä tavaramerkin rekisteröiminen ei vielä takaa sitä, etteikö tavaramerkki voisi joutua kopioimisen kohteeksi. Kolmas osapuoli saattaa tarkoituksellisesti pyrkiä hyödyntämään tavaramerkin saavuttamaa mainetta ja tunnettuutta ja ryhtyy luvatta hyödyntämään tavaramerkkiä omien tuotteiden tai palveluidensa yhteydessä. Aina tavaramerkin loukkaaminen ei kuitenkaan ole tietoisen toiminnan tulos. On nimittäin mahdollista, että kolmas osapuoli ryhtyy käyttämään tavaramerkkiä ja hakee sille rekisteröintiä tietämättä, että jollakin toisella on aikaisempi oikeus tavaramerkkiin.
Tavaramerkin haltijan on syytä olla valppaana. Mikäli aikaisemman oikeuden haltija ei reagoi tavaramerkin päällekkäiseen käyttöön, riskinä on, että aikaisemman tavaramerkkioikeuden haltija menettää yksinoikeutensa merkkiin passiivisuuden perusteella.
Seuraa uusia tavaramerkkihakemuksia
Tavaramerkin haltijan tulee itse valvoa, ettei kolmas osapuoli hae rekisteröitäväksi samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä. Tavaramerkkioikeudet ovat alueellisia oikeuksia ja siksi valvonta tulee keskittää niille alueille, joilla tavaramerkki on rekisteröity. Tietoa uusista tavaramerkkihakemuksista voi etsiä julkisista tavaramerkkitietokannoista.
Kilpailevien tavaramerkkien valvonta on erityisen tärkeää EU-tavaramerkkien osalta, sillä toisin kuin useat kansalliset tavaramerkkivirastot, EU:n tavaramerkkivirasto (EUIPO) ei tutki oma-aloitteisesti sitä, onko uusi rekisteröitäväksi haettava tavaramerkki sekoitettavissa aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin tai EU:n jäsenvaltioissa rekisteröityihin kansallisiin tavaramerkkeihin. Siksi aikaisempaan tavaramerkkiin nähden identtisetkin merkit voivat läpäistä hakemusprosessin. Myöskään kaikki EU-maiden kansalliset tavaramerkkivirastot eivät tutki estemerkkien olemassaoloa.
Kilpaileviin tavaramerkkihakemuksiin tulee reagoida suhteellisen nopeasti ja siksi säännöllinen tavaramerkkien valvonta on avainasemassa. Aikaisemman tavaramerkin haltijalla on oikeus tehdä väite uutta tavaramerkkihakemusta vastaan, mikäli tavaramerkin haltija kokee, että myöhempi tavaramerkki loukkaa tavaramerkin haltijan oikeutta aikaisempaan merkkiin. EU-tavaramerkin osalta väite tulee tehdä kolmen kuukauden pituisen väiteajan kuluessa. Ellei väitteitä esitetä määräajan kuluessa, virasto hyväksyy tavaramerkin rekisteröinnin. Tavaramerkkirekisteröinnin kumoaminen mitätöimismenettelyssä voi olla mahdollista vielä väiteajan jälkeenkin, mutta tämä vaihtoehto on huomattavasti työläämpi ja siihen liittyy enemmän epävarmuutta.
Uusien tavaramerkkirekisteröintien valvominen manuaalisesti voi olla hyvin työlästä, varsinkin jos yrityksellä on useampia tavaramerkkejä ja merkit on rekisteröity useissa maissa. Siksi voikin olla hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen valvonta-asioissa. Tavaramerkkiasiantuntijamme hyödyntävät automatisoitua tavaramerkkihakemusten valvontajärjestelmää, jonka avulla valvontaa voidaan tehdä kustannustehokkaasti. Raportoimme asiakkaallemme niistä uusista tavaramerkkihakemuksista, joihin asiakkaamme kannattaa puuttua ja annamme suosituksemme, miten asiassa kannattaisi edetä. Huolehdimme myös tarvittavien jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta asiakkaamme puolesta.
Valvo tavaramerkin käyttöä
Tavaramerkin haltijan on syytä myös tarkkailla, ettei tavaramerkin luvatonta käyttöä esiinny markkinoilla. Hakukoneisiin kannattaa tehdä säännöllisesti hakuja tavaramerkin nimellä ja tarkistaa, minkälaisia tuloksia hakusana antaa. Samoin alan julkaisuja ja kilpailijoiden markkinointi- ja mainossisältöä kannattaa seurata. Lisäksi tavaramerkin haltijan kannattaa tarkkailla verkkokauppa-alustojen sisältöä tuoteväärennösten varalta.
Varoituskirje on usein ensimmäinen keino, jolla pyritään puuttumaan tavaramerkin loukkaavaan käyttöön. Varoituskirjeen muotoilussa kannattaa olla hyvin huolellinen, sillä pahimmassa tapauksessa kirjeen lähettäjä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, mikäli tuomioistuin myöhemmin katsoo, ettei tavaramerkin loukkausta ole tapahtunut. Varoituskirjeen laatiminen kannattaa siksi usein jättää tavaramerkkiasiantuntijan hoidettavaksi.
Luvattomaan tavaramerkin käyttöön voidaan puuttua myös useilla muilla tavoilla. Esimerkiksi useimmilla verkkokauppa-alustoilla on käytössään ilmoitusjärjestelmiä, joiden kautta käyttäjät voivat ilmoittaa alustalla esiintyvistä tuoteväärennöksistä ja pyytää tuotteiden poistamista alustalta (notice and takedown requests). Kansallisten tulliviranomaisten tarjoamaa tullivalvontamahdollisuutta voidaan myös hyödyntää tuoteväärennösten pysäyttämiseen. Mikäli tavaramerkin loukkauksessa on kyse siitä, että kolmas osapuoli on perustanut niin sanotun valesivuston, saattaa tavaramerkin haltijalla olla mahdollisuus pyytää verkkotunnusoperaattorilta, että verkkotunnus luovutetaan tavaramerkin haltijalle.
Sovinnollinen ratkaisu voi myös olla mahdollinen
Aina tavaramerkin luvattomaan käyttöön puuttuminen ei edellytä oikeudenkäyntiä tai virastossa käsiteltävää väiteprosessia, sillä asian sovinnollinen ratkaiseminen on usein myös mahdollista. Yksi vaihtoehto esimerkiksi on, että vastapuolen kanssa tehdään rinnakkaiselosopimus (coexistence agreement). Tällöin kummatkin osapuolet saavat käyttää tavaramerkkiä, mutta rinnakkaiselosopimuksessa määritellään, minkä toimialojen taikka tavaroiden tai palveluiden yhteydessä osapuolilla on oikeus käyttää merkkiä.
Loukkauksiin on usein hyvä reagoida nopeasti
Loukkaavaan tavaramerkin käyttöön on yleensä kannattavaa puuttua mahdollisimman nopeasti, sillä tällöin sovinnollisen ratkaisun löytäminen voi olla helpompaa. Nopealla reagoinnilla voidaan usein minimoida niitä taloudellisia menetyksiä, joita vastapuolelle syntyy tavaramerkin muuttamisesta. Mikäli vastapuoli on jo ehtinyt painaa merkin tuotteisiinsa ja markkinointimateriaaleihinsa, syntyy riski siitä, ettei vastapuoli olekaan enää halukas vapaaehtoisesti tekemään muutoksia tavaramerkkiin, sillä tästä aiheutuu vastapuolelle kustannuksia.
Tavaramerkin haltijan tulee aktiivisesti valvoa tavaramerkin käyttöä ja puuttua havaittuihin loukkauksiin, jotta yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy. Kokeneet tavaramerkkiasiantuntijamme auttavat tavaramerkkien valvontaan ja puolustamiseen liittyvissä asioissa.
Pamela Lönnqvist ja Sonja Laamanen
Artikkeli on osa HH Partnersin tavaramerkkejä koskevaa artikkelisarjaa.
HH Partners avustaa erilaisissa tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa, olipa kyse tavaramerkin rekisteröimisestä tai rekisteröintiä edeltävästä ennakkotutkimuksesta, brändistrategian luomisesta, tavaramerkkien kaupallisesta hyödyntämisestä, kuten niiden lisensoimisesta, tavaramerkin valvonnasta ja väiteprosesseista, loukkauksiin puuttumisesta tai tavaramerkkiriitojen ratkaisemisesta tuomioistuimessa. Räätälöimme tavaramerkkipalvelumme siten, että ne palvelevat yrityksenne tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla yrityksenne koko, toimiala ja liiketoimintastrategia huomioiden. Meillä on laajaa kokemusta erilaisista tavaramerkkiasioista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Kirjoittajat:
Pamela Lönnqvist työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä Senior Legal Advisor, Intellectual Property -roolissa painopistealueinaan immateriaali- ja markkinointioikeudelliset sopimus-, riita- ja rikosasiat sekä tavaramerkkiasiamiestehtävät. Pamela toimii Suomen AIPPI ry:n rahastonhoitajana.
Sonja Laamanen työskentelee HH Partnersin IPR-tiimissä lakimiehenä avustaen asiakkaita erilaisissa tavaramerkkiasioissa. Sonja neuvoo asiakkaita myös laajasti muissa immateriaalioikeusasioissa, kuten tekijänoikeus-, patentti- ja mallioikeusasioissa sekä tietosuoja-asioissa.
